专利检索查不到的专利（检索之专利无效）

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：杨亚茹 北京品源专利代理有限公司

原标题：检索之专利无效检索

专利无效检索，一方面，可以是企业在主动维权前，通过针对自身专利进行专利有效性检索，来了解专利的稳定性，以帮助企业作出是否釆取维权行动的决策；另一方面，也可以是企业在遭遇竞争对手的专利攻击时，通过针对对方起诉所依据专利进行专利无效检索，来收集能无效该专利的文献证据，帮助企业在无效宣告程序中取得胜利。

引言

专利检索常见的有专利主题检索、专利性检索、专利无效检索以及专利侵权检索，其中，专利主题检索一般是指在技术开发之前进行的检索，企业为了了解技术领域的研究现状以确定研究方向而进行的检索；专利性检索一般是指专利申请过程中且在专利授权前，审查员对专利申请中的技术方案进行新颖性和创造性的检索；专利无效检索一般是指在专利授权后，无效请求人根据专利法的相关规定以破坏专利颖性、创造性为目的进行的检索，或者专利权人在侵权诉讼前为分析专利权的稳定性而进行的检索（也称专利稳定性检索）；专利侵权检索是指被诉侵权人基于“现有技术抗辩原则”为了维护自身利益，以破坏涉案专利新颖性、创造性为目的进行的检索。不同类型的专利检索，检索策略也不尽相同。

专利无效检索，一方面，可以是企业在主动维权前，通过针对自身专利进行专利有效性检索，来了解专利的稳定性，以帮助企业作出是否釆取维权行动的决策；另一方面，也可以是企业在遭遇竞争对手的专利攻击时，通过针对对方起诉所依据专利进行专利无效检索，来收集能无效该专利的文献证据，帮助企业在无效宣告程序中取得胜利。专利无效检索中若想要检索到有用的对比文件，一般比较耗费时间，而一个操作性高的检索流程，则可在一定程度上提高专利无效检索的效率，接下来就介绍一个专利无效检索中比较通用的检索流程。

1、专利无效宣告的法律条款

在进行专利无效检索前，要明白哪些类型的证据可作为专利无效宣告的理由，这样可有针对性地进行专利稳定性分析或者专利无效分析。

《专利法》第45条规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或个人认为该专利权的授予不符合专利法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

《专利法实施细则》第65条第2款规定，前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第2条（保护客体类型）、第20条第1款（保密审查）、第22条（发明和实用新型授权条件：三性）、第23条（外观设计专利授权条件）、第26条第3款（说明书清楚完整，公开充分）、第4款（权利要求书以说明书为依据）、第27条第2款（外观设计的照片应清楚）、第33条（修改不得超范围）或者本实施细则第20条第2款（独权包括必要技术特征）、第43条第1款（分案申请修改不得超原申请范围）的规定，或者属于专利法第5条（违反国家法律等）、第25条的规定（客体范围），或者依照专利法第9条（同样的发明创造只能授予一项专利权以及先申请原则）规定不能取得专利权。

2、专利无效检索的检索流程

1）整理目标专利的基本信息

首先，确定目标专利的法律状态及权利归属，这关系到无效检索的工作意义，避免因失误引起不必要的检索。

确认目标专利基本信息后，明确目标专利的申请日、公开日、以及授权公告日，然后从目标专利的审查意见通知书、引用文献以及无效诉讼历史档案（如果有的话）方面着手，审查意见通知书中通常会提到审查员针对目标专利所检索的影响目标专利新颖性或创造性的对比文件，我们通过查阅目标专利的审查意见通知书即可得到与目标专利较为相近的对比文件；目标专利的引用文献即申请人在专利申请文件中提到的最接近的现有技术，同理，申请人一般不会将与目标专利中的技术方案最接近的现有技术放在目标专利的申请文件中；虽然专利无效行政诉讼遵循"一事不再理"原则，但如果能了解到目标专利之前的无效诉讼历史情况，特别是在历次诉讼中被原告所釆用的所有证据文献及他们的证据组合方式，我们可以提取前人检索到的有价值的证据文献，抛弃前人无用的证据以及证据组合方式，在很大程度上可以提高效率。此方法也可以推演应用到查询目标专利的同族专利的审查意见通知书、引用文献和无效行政诉讼历史方案。

2）分析目标专利的技术方案

在检索之前，对技术方案的正确分析是进行有效检索和判断技术方案是否具备新颖性和创造性的基础。专利申请文件中，权利要求书中的每一项权利要求就是一个完整的技术方案，因此，在进行专利无效检索之前，要正确分析每一个权利要求请求保护的技术方案。

3）确定目标专利的技术领域

影响一个技术方案的新颖性的文献所记载的内容应当与该目标专利中的技术方案实质上相同，并且两者适用于相同的技术领域、解决相同的技术问题、具有相同的预期技术效果。因此，在该技术方案所属的技术领域检索最可能检索到影响目标专利新颖性或创造性的对比文件。通过查询目标专利的著录项目可以确定目标专利所属技术领域，即IPC分类号。

如果上述技术领域中没有检索到影响目标专利新颖性或创造性的对比文献，一般情况下，还应当检索功能类似的技术领域。具体地说，如果确定技术方案位于IPC的“应用分类”位置，则应考虑检索相应“功能分类”位置的技术领域，或功能相同或相近的其他“应用分类”位置的技术领域。例如，一个技术方案涉及的是“心脏瓣膜”，该技术方案所属的技术领域是A61F2/24，该分类位置为“应用分类”，属于一种应用于心脏的“阀”。与之相应的通用的阀的“功能分类”为F16K，因此对该技术方案进行检索时，还应考虑是否需要将检索范围扩展到功能分类位置F16K以及其他阀的特殊应用位置，例如F16N23/00“控制阀的特殊应用”。

值得一提的是，是否需要将检索范围扩展到功能相似的领域，主要取决于技术领域的转换是否具有显而易见性。如果一个技术方案特别强调其技术改进是针对特殊用途进行的，该技术方案是将通用的装置或方法针对特殊用途进行了相应的改进，此时就没有必要一味地扩展检索的技术领域了。

4）确定基本检索要素

所谓基本检索要素是指从技术方案中提炼出来的，最能够体现技术方案的基本构思的可检索的要素。如果检索结果的技术方案包含了这些检索要素，就可以使用该文献评价目标专利的新颖性；如果检索结果的技术方案缺少基本检索要素中的任何一个，则该技术方案有可能用于评价目标专利的创造性。因此，提出基本检索要素的目的在于利用可检索的要素来表达技术方案，以便在数据库中查找影响新颖性或创造性的文献。

从技术方案提取基本检索要素的张就是对技术方案进行分析和分解的过程，将哪些技术特征和/或技术特征的组合作为基本检索要素，是由它们在达到发明所解决的技术问题或达到的技术效果中是否起到了关键作用所决定的。

基本检索要素可以用分类号表达，也可以用关键词表达。

5）构造检索式

检索式中可以包含关键词、分类号、申请人、发明人、申请日、公开日等多个信息，检索式是检索策略的表达，完整有效的检索式能够提高检索效率，一般包括五类检索式：仅用关键词构建的检索式、仅用确切分类号构建的检索式、用关键词配合分类号构建的检索式、仅用专利权人构建的检索式及用专利权人配合关键词或分类号构建的检索式。在这里分享一个构造检索式的小窍门，在确定检索策略后，打开佰腾网的高级检索页面，在对应的栏目中输入基本检索要素的信息，可自动生成一个初级的检索式，然后再根据自己确定的检索策略重新修改初级检索式中不符合检索策略要求的逻辑表达，最终形成符合检索策略的检索式。该方法特别适用于在EPO、USPTO、KIPRIS等外国专利数据库中进行外文检索，只需要将检索式中的中文关键词或者其他信息替换为相应的文种，即可通过检索式在外国专利数据中进行检索，可大大提高了检索效率。

6）检索结果的内容筛选

结合附图以及快速浏览摘要的方式进行判断，并将疑似破坏新颖性/创造性的对比文件保存，这个过程实际上就是以目标专利的技术方案为基础，对所命中的对比文件进行初步的新颖性和创造性的判断。作为初步筛选，快速浏览的对象是附图和摘要。

仔细阅读疑似破坏新颖性/创造性的对比文件的全文，以便进行新颖性/创造性的判断。

若通过初步确定的检索式未找到破坏新颖性/创造性的对比文件，可在检索式中删去关于时间的限定，这是因为有时候从目标专利中提取的关键词并不是以前所属技术领域技术人员针对该技术方案的统称，可检索近期的专利文献中是否对该技术方案进行描述，然后对检索到的相关文献进行追踪检索，即查看相关文献的引用文献以及优先权文献。

确定最合适的对比文件，可以从以下几个角度确定最合适的对比文件：

第一，一篇能够破坏新颖性/创造性的文献；

第二，不能破坏新颖性和创造性，但是相同的技术特征的数目最多的文献；

第三，与实施例最接近的文献；

第四，容易与另一篇文献结合，即存在结合启示，且这种结合的启示较之其他文献而言说服力更强。

7）填写检索报告

检索报告用于记载检索的结果，特别是记载构成相关现有技术的文献。

3、总结

总而言之，无效检索是一个需要“人”(经验和技能）和“物”(数据和工具）完美配合的既需“套路”（检索流程）又要“诚意”（大量时间）的工作。

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作者：杨亚茹 北京品源专利代理有限公司

编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君