商标法第三十条和五十条（朱玮洁浅析商标法第三十二条中在先权利的判定规则）

在商标授权确权案件中，《商标法》第三十二条起着举足轻重的作用。在商标异议案件、商标无效宣告案件中，异议人和无效宣告请求人可以诉争商标侵犯其在先权利为由提出异议申请或者无效宣告请求，若得到法院支持，诉争商标或将不予注册或将被无效，这对诉争商标权利人影响深远，轻者更换商标样式，重者多年经营成果毁于一旦。因此，无论是诉争商标权利人，还是异议者，抑或是无效宣告请求人知悉法院对于在先权利的判定规则就显得至关重要。

在先权利的相关条文规定在《商标法》第三十二条中，根据《商标法》第三十二条，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

上述第三十二条中的在先权利包括企业名称权，姓名权，肖像权，著作权，商品化权益等在先权利，该在先权利应为诉争商标申请日前已享有的民事权利或者其他应于保护的合法权益，若诉争商标核准注册时在先权利已不存在，不影响诉争商标的注册[1]。司法实践中，企业名称权、著作权和商品化权益是最常用来主张的在先权利，本文将予以详述。

目次

一、在先企业名称权

（一）企业名称在诉争商标申请日前在相关公众中具有一定知名度

（二）诉争商标申请人知晓该企业名称

（三）商标相同或近似，商品/服务相同或类似

（四）企业名称与诉争商标共存会使相关公众发生混淆误认

（五）主张诉争商标侵害其企业名称权的主体是该企业名称权利人或者利害关系人

二、在先著作权

（一）涉案作品是否构成著作权法的保护客体

（二）接触 实质性相似

（三）当事人是否为涉案作品的著作权人或者利害关系人

三、在先商品化权益

四、结语

一、在先企业名称权

企业名称权依据登记注册产生，商标权则以核定注册的商标和核定使用的商品为限，二者在注册管理制度、权利或权益保护要件等方面各有不同。但因企业名称客观上具有指示来源和凝结商誉的作用，与商标的功能存在一定交叉，故企业名称权与商标权存在发生冲突的实际可能。[2]

本章阐述的是《商标法》第三十二条中的在先企业名称权与商标权的冲突，关于民事侵权领域中企业名称权与商标权的冲突，请参考笔者所写的《浅议企业名称权与商标权冲突的处理规则》一文。

对在先企业名称权保护的立法目的如下：

• 遏制不正当攫取他人商誉行为：

对在先企业名称权保护目的之一是为了规制通过商标注册不当利用和攫取他人在企业字号上经使用所产生和积累的商誉，若商标申请人能够举证证明其没有利用他人在先字号商誉恶意的，则不构成该条款“损害他人现有的在先权利”所指情形。[3]

• 遏制不正当抢注行为和消除商业标志混淆性：

对在先企业名称权保护目的之二是为了有效遏制不正当抢注行为，注重对他人具有较高知名度和较强显著性的在先企业名称等商业标志权益的保护，尽可能消除商业标志混淆的可能性。[4]

在司法实践中，法院在认定诉争商标是否侵犯在先企业名称权的判定规则如下：

1. 企业名称在诉争商标申请日前在相关公众中具有一定知名度。
2. 诉争商标申请人知晓该企业名称。
3. 企业字号与诉争商标相同或近似，且企业所经营的商品/服务与诉争商标所指定的商品/服务相同或类似。
4. 企业名称与诉争商标共存会使相关公众发生混淆误认。
5. 主张诉争商标侵害其企业名称的主体为该企业名称权利人或者利害关系人。

以上五点判定规则，本文详述如下：

（一）企业名称在诉争商标申请日前在相关公众中具有一定知名度

根据《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》16.16，企业名称的简称或者字号等经使用具有一定知名度，已与当事人建立稳定对应关系，且该使用行为不违背当事人意愿的，当事人可以据此主张在先企业名称权。

法院在认定企业名称是否具有一定知名度时，会考量以下因素：

1. 该知名度是否在中国地域内。
2. 知名度的形成时间是否在诉争商标申请日前。
3. 判定该企业名称是否有知名度，可考量商业经营活动的实际情况，使用该字号的市场经营主体所属行业特点及其业务扩展范围、其他市场经营主体是否有条件知悉该字号的使用情况。[5]
4. 考量该企业名称在相关公众中是否具有知名度，应从企业名称的登记时间、使用该企业名称从事经营活动的时间跨度、地域范围、经营业绩、广告宣传情况等方面来考察。[6]

以福建省盛辉物流集团有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标争议一案[7]为例，法院认为，盛丰公司提交了在全国多个城市签订的场地租赁合同、购买运输车辆的发票及登记文件、广告宣传协议、与客户签订的运输协议及发票、客户满意度调查表、当地行政主管机关的证明文件等证据。上述证据能够证明，在争议商标申请注册前，盛丰公司在“汽车运输”服务上在先使用了“盛丰”字号并具有一定影响，认定其具有知名度。

（二）诉争商标申请人知晓该企业名称

对于诉争商标申请人是否知晓该企业名称，此处的知晓包括明知和应知，比如，无效宣告请求人既可以通过证明双方之间存有合同、业务往来、地缘等关系来论证诉争商标注册人明知，也可以通过证明其商号具有知名度和影响力来推定其应当知晓。[8]

在福建省盛辉物流集团有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标争议一案[9]中，法院认为，盛丰公司提供证据证明，盛辉公司与盛丰公司同处一地、经营场所相互临近，2001年12月福州盛辉货运配载有限公司还曾委托朱玉华办理汽车转让给福州盛丰汽车运输有限公司的相关手续，上述证据能够证明在争议商标申请注册前，盛辉公司完全知晓盛丰公司相关字号的使用情况。最终法院认定盛辉公司侵犯了盛丰公司的在先企业名称权。

判断“知晓”是为了证明诉争商标申请人的恶意，若是商标申请人能证明其是善意的或者证明与字号的相同或者近似属于巧合，则也难以认定其侵犯了在先企业名称权。

例如，在深圳市永安堂医药有限公司诉国家知识产权局商标无效宣告一案[10]中，法院认为，深圳永安堂公司提供的1998－2018年销售合同及发票、公司刊物、商标使用许可合同、销售门店情况、荣誉奖牌等证据同样能够证明深圳永安堂公司自成立后也已将“永安堂”作为字号和未注册商标在深圳市区域内大量、持续地使用在药品零售服务上并达到了一定规模和知名度。

可见，深圳永安堂公司与北京永安堂公司的“永安堂”企业字号和未注册商标业已共存多年，深圳永安堂公司对诉争商标的注册申请并不具有不当利用和攫取北京永安堂公司商誉的恶意，因此诉争商标的注册并不构成损害北京永安堂公司在先企业名称权的情形。

（三）商标相同或近似，商品/服务相同或类似

在先企业名称权所保护的范围包括该企业字号与诉争商标是否相同或近似，以及该企业所经营的商品或者服务与商标所指定的商品或者服务是否相同或类似。商标相同或近似、商品类别相同或类似是导致相关公众混淆的重要因素。

企业字号与诉争商标是否相同或近似，可参照商标相同或者近似的判定规则。而关于商品类别相同或者近似，《类似商品和服务区分表》只是供法院对相同或者类似商品予以参考，不是判断构成相同或者类似商品的绝对标准。在司法实践中，法院需结合市场情况，根据商标服务在功能用途、消费对象、销售渠道等方面是否相同或相近，以相关公众的一般认识作综合判断。

在鲁西肥牛(重庆)实业发展集团有限公司诉国家知识产权局商标无效宣告一案[11]中，法院认为，诉争商标为汉字“鲁西肥牛”，与鲁西肥牛公司的商号完全相同，且两者均为餐饮企业，鲁西肥牛公司经营的是火锅类餐厅，而火锅类餐饮企业在经营中向消费者提供火锅底料和调味品系一种较为常见的商业模式，因此，法院认定诉争商标指定使用的“调味品、谷物类制品”等商品与鲁西肥牛公司经营的火锅类餐厅的服务之间具有较大的关联性，诉争商标的申请注册损害了鲁西肥牛公司的在先商号权益。

（四）企业名称与诉争商标共存会使相关公众发生混淆误认

在先企业名称的所有人或者利害关系人对在先企业名称进行保护的前提在于诉争商标的使用容易使相关公众产生混淆，误认为该商标所标示的商品或服务来源于在先企业名称的所有人或者利害关系人，或者与该企业名称的所有人或者利害关系人之间有特定联系，进而损害在先企业名称所有人或者利害关系人的合法利益。对于是否导致相关公众混淆的判断，应当从在先企业名称的市场知名度、诉争商标与该企业字号是否相同或者近似、所使用商品或服务的关联程度、诉争商标申请人是否具有主观恶意等方面综合予以考量。[12]

在鲁西肥牛(重庆)实业发展集团有限公司诉国家知识产权局商标无效宣告一案[13]中，法院认为，鲁西肥牛公司的“鲁西肥牛”商号在诉争商标申请日前已经持续使用，并在火锅餐厅经营领域具有一定的知名度，且诉争商标为汉字“鲁西肥牛”，与鲁西肥牛公司的商号完全相同，且诉争商标指定使用的“调味品、谷物类制品”等商品与鲁西肥牛公司经营的火锅类餐厅的服务之间具有较大的关联性，相关公众看到诉争商标时，容易误认为使用诉争商标的商品与鲁西肥牛公司存在某种特定的联系，从而对商品的来源产生混淆误认，进而可能损害鲁西肥牛公司的利益。因此，诉争商标的申请注册损害了鲁西肥牛公司的在先商号权益。

（五）主张诉争商标侵害其企业名称权的主体是该企业名称权利人或者利害关系

主张企业名称权收到损害的主体是该企业名称的权利人或者利害关系人，利害关系人在相关法律法规中没有具体规定，在实务中，利害关系人一般是指权利人的被许可人或者是合法继承人，然而，若有证据证明具有利害关系人的，也可作为企业名称的利害关系人主张在先企业名称权。

例如，在埃孚转向系统有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会争议一案[14]中，最高人民法院认为，根据再审程序中已经查明的事实,采埃孚公司为上海采埃孚公司的发起人,且依超过50%的投资比例对上海采埃孚公司形成控股。由此可见,上海采埃孚公司、柳州采埃孚公司等使用“采埃孚”商号的国内企业,均是由采埃孚公司参与投资而设立,上述企业对“采埃孚”商号的使用显然是基于采埃孚公司的投资而获得采埃孚公司的授权或许可。据此,采埃孚公司应有权根据上海采埃孚公司等企业对“采埃孚”商号的使用行为,提出将“采埃孚”作为在先商号权进行保护的法律上的利益。

二、在先著作权

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条，当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。

由上述条文可知，著作权作为法定权利，权利人可以作为在先权利进行主张，而法院在认定商标权侵害著作权的在先权利时应当依照著作权法相关规定进行审查。法院在判断诉争商标的申请注册是否损害当事人在先著作权时，应考量如下要件[15]：

（1）涉案作品是否构成著作权法的保护客体；

（2）在诉争商标申请日前，诉争商标申请人是否有可能接触涉案作品；

（3）诉争商标标志与涉案作品是否构成实质性相似。

（4）当事人是否为涉案作品的著作权人或者利害关系人；

前款所列任一要件不成立时，无须对其他要件予以认定。

（一）涉案作品是否构成著作权法的保护客体

对于涉案作品是否构成著作权保护客体的判断取决于该作品是否具有独创性。“独”是作者独立完成该作品，“创”为作品的表达应当具有一定美感，且作品的线条、结构、颜色或者选词排句等是经过作者的选择和安排，体现了作者的个性和智力判断。

除此之外，对作品中存在公有领域的部分，需将该公有领域部分剔除，而对公有领域部分剔除后的作品才是保护的范围，且该作品不能是有限表达等不受著作权保护的情况。

根据《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第16.5条，缺乏独创性的，不应认定为作品。简单的常见图形、字母等一般不认定为作品。

例如，在柴超诉国家工商行政管理总局商标评审委员会异议复审一案[16]中，法院认为，神达公司主张著作权的“mio”仅为经过简单变形的字母“m”与字母“i”、“o”组合而成，难以认定其体现了设计者独特的智力判断和选择、展示了设计者的个性，其并未达到一定的智力创造高度,因此,该图形并不构成著作权法意义上的作品。

（二）接触 实质性相似

本章前文所述考量要件中的第二点和第三点即为“接触 实质性相似”，“接触”考量的是诉争商标申请人是否有接触著作权作品的可能性，该可能性可以为推定，在先著作权权利人只需要举证证明在诉争商标标识完成前，权利人作品已进入相关公共领域或者诉争商标申请人通过其他途径可接触到权利人作品的，在没有相反证据的情况下，即可推定具有接触可能性[17]。

关于实质性相似，其是对作品的独创性部分和诉争商标进行比对，判断是否构成实质性相似。实质性相似的判断具有较大主观性，对于构成实质性相似的尺度把握，本文举例说明如下。

例如，在深圳市腾讯计算机系统有限公司与徐州金鹰国际实业有限公司、深圳小喇叭电子

有限公司侵害著作权纠纷一案[18]中，一审法院认为侵权作品（见附图一）与权利作品（见附图二）构成相似的部分属于公有领域部分，权利作品有独创性的部分与侵权部分对比差别较大，因此不构成实质性相似。

然而，二审法院认为，被诉侵权与权利作品相同的部分是双圆相扣葫芦状的矮胖浑圆外形，双圆相扣葫芦状的矮胖浑圆外形与自然界中的企鹅（见附图3）和已有企鹅（见附图4）作品相比，总体风格和整体印象都有很大差别。所以，应当认定双圆相扣葫芦状的矮胖浑圆外形体现了“QQ企鹅”美术作品的独特构思，是该作品最具独创性的部分，且该部分占整个作品的比重很大，而被控侵权产品恰恰在该部分与“QQ企鹅”美术作品基本相同。

至于两者在眼睛、嘴巴、脚、翅膀、颈部装饰物以及神情上存在的一些差异，只是经过简单处理的细微差异，且在作品中所占比例较小，不足以将两者进行实质性区别。故两者给人的视觉感觉基本相同，构成实质性相似。

附图一：侵权作品

附图二：权利作品

附图三：自然界的企鹅

附图四：企业家族中的企鹅

注：以上图片摘自江苏高院公众号文章：著作权侵权实质性相似的认定

综上，该案在实质性相似判断上，一审法院和二审法院持截然不同的观点，一审法院认为不构成实质性相似，而二审法院认为构成实质性相似，该案被诉侵权人不服二审法院的认定，申请最高人民法院再审，最高人民法院支持了二审法院的观点，认定构成实质性相似。

著作权保护范围

根据《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第16.11条，当事人以损害其在先著作权为由主张诉争商标应当不予核准注册或者应予宣告无效的，对诉争商标指定使用的商品或者服务类别不予考虑。

根据上述规定，以著作权主张在先权利的对诉争商标指定使用的商品或者服务类别不予考虑，换言之，著作权作为在先权利的保护范围覆盖商标的所有类别。

（三）当事人是否为涉案作品的著作权人或者利害关系人

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第19条，商标标志构成受著作权法保护的作品的，当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等，均可以作为证明著作权归属的初步证据。商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。

在温州市伊久亮光学有限公司诉达马股份有限公司商标无效宣告一案[19]中，法院认为，诉争商标申请日为1998年5月4日。达马公司为证明其系涉案“鲨鱼”图形的著作权人提交了登记时间为2015年1月4日的“鲨鱼”图形著作权登记证书，以及申请日为1984年12月19日的意大利商标注册证和申请日为1985年7月27日的引证商标注册证，该意大利商标和引证商标中均含有涉案“鲨鱼”图形。

因我国实行作品自愿登记制度，著作权登记机关在制作、颁发著作权登记证书时不对所登记内容进行实质审查，故当著作权登记时间晚于诉争商标申请日时，仅凭著作权登记证书尚不足以认定登记的著作权人在诉争商标申请日之前即享有著作权。但除诉争商标申请日之后的著作权登记证书外，达马公司还提交了诉争商标申请日之前的意大利商标注册证和引证商标注册证，参照商标授权确权司法解释第十九条第三款之规定，商标注册证可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。

该案中，鉴于伊久亮公司、商标评审委员会均未提交相反证据，故应认定达马公司有权主张涉案“鲨鱼”图形的著作权。伊久亮公司关于达马公司无权主张该图形著作权的主张，缺乏依据，不能成立。

综上，在上述案件中，达马公司提交的著作权登记证书的登记时间在诉争商标申请日之后，由于著作权登记证书是形式审查，因此，该著作权登记证书不足以证明达马公司享有作品的著作权。然而，达马公司提交了意大利商标注册证和引证商标注册证，根据相关法律法规规定，商标注册证可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。因此，达马公司可以作为该著作权的利害关系人主张权利。

三、在先商品化权益

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二条，对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。

上述是关于商品化权益内容的相关规定，但是“商品化权益”这个概念在我国法律中尚未规定，法院在裁判文书中一般不会使用该种称谓。[20]

对于构成商品化权益作为在先权利进行主张的条件，法院判定规则如下：

对于是否构成商品化权益进行保护，应同时具备下列情形：

（1）“保护对象”是否为作品名称、作品中的角色名称等；

（2）在诉争商标申请日前，“保护对象”应具有一定知名度；

（3）诉争商标的申请注册人主观上存在恶意；

（4）诉争商标标志与“保护对象”相同或者相近似。

（5）诉争商标指定使用的商品属于“保护对象”知名度所及的范围，容易导致相关公众误认为其经过“保护对象”利益所有人的许可或者与利益所有人存在特定联系。[21]

上述规则的第五点实质上包含两方面内容，一为诉争商标核定使用的商品或者服务与“保护对象”及其衍生产品的类似程度;二为诉争商标的使用是否容易使相关公众产生混淆，误认为诉争商标经过了“保护对象”权利人的许可或者与其存在特定联系。

以哈尔滨瑞海交通工程有限公司诉上海美术电影制片厂有限公司商标无效宣告一案[22]为例，法院认为，判断作品角色名称能否成为商标法第三十二条保护的合法权益,可以考虑如下因素: 1.作品角色名称是否具有较高知名度; 2.作品角色名称与诉争商标的近似程度; 3.诉争商标核定使用的商品或者服务与作品及其衍生产品的类似程度; 4,将其作为商标使用是否容易使得相关公众误认为获得了作品权利人的许可。

基于《葫芦兄弟》动画片较高的知名度,“葫芦娃”也成为在中国大陆地区相关公众熟悉的角色名称,可以构成作为在先的商品化权益获得商标法第三十二条的保护。

瑞海公司使用的涉案商标为“葫芦娃一家人”,该商标完整包含了角色名称“葫芦娃”。同时,由于《葫芦兄弟》的故事情节体现了七个葫芦兄弟与爷爷之间相互救助的亲情故事,因此,将葫芦娃与一家人同时使用,更容易指向《葫芦兄弟》动画片,从而使相关公众认为瑞海公司经营的餐饮服务与上海美影公司存在特定联系。且瑞海公司也申请注册了“金刚葫芦娃”等商标,可见其有攀附“葫芦娃”角色名称商誉的恶意。

另外，经营以动画人物或故事为主题的餐厅是常见的经营方式,无论从相关公众的一般认知出发还是从瑞海公司的实际经营情况来看,在葫芦娃系知名度极高的角色名称的情况下,瑞海公司将其使用在餐饮服务上,容易使相关公众认为其与上海美影公司具有特定关联关系,从而挤占上海美影公司的交易机会。因此，“葫芦娃”可作为角色名称的在先权利予以保护，瑞海公司损害了上海美影公司的在先权利。

四、结语

综上所述，在《商标法》第三十二条的在先权利中，企业名称权和商品化权益都需要证明在先权利具有一定知名度、商标与在先权利在商品/服务构成类似或相关联、商标和在先权利共存具有混淆可能性等情形，而著作权则无需对知名度、商品/服务构成类似和混淆可能性等情形进行证明，但著作权作为在先权利需要对其独创性以及“接触 实质性相似”进行认定。由此可见，法院在认定《商标法》第三十二条的在先权利时，根据所主张的在先权利内容不同，法院的判定规则也大不相同。

本文抛砖引玉，通过对在先权利中的企业名称权、著作权和商品化权益进行分析，希冀对企业在商标布局时以及各位同仁在办理在先权利的相关案件时有所助益。

注释（上下滑动阅览）

【1】《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十八条

【2】 (2019)京行终7520号

【3】 (2022)京行终1884号

【4】 (2013)高行终字第515号

【5】(2013)高行终字第515号

【6】(2014)高行(知)终字第2071号

【7】 (2013)高行终字第515号

【8】 (2016)京73行初2175号

【9】 (2013)高行终字第516号

【10】 (2022)京行终1884号

【11】 (2019)京行终7520号

【12】 (2019)京行终7520号

【13】 (2019)京行终7520号

【14】 (2014)行提字第2号

【15】北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南第16.4条

【16】(2016)京行终5099号

【17】 (2021)渝01民终3014号

【18】 (2015)苏知民终字第101号

【19】(2017)最高法行申7174号

【20】北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南第16.18条

【21】北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南第16.20条

【22】(2021)最高法行申1744号

作者：朱玮洁

编辑：Sharon

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