商标近似的判断（中知研案商标）

——“盘古七星酒店”商标权纠纷案评析

作者 | 彭新桥 北京中知律师事务所

编辑 | 布鲁斯

开栏语

北京中知律师事务所于2023年4月18日正式以“中知研案”专栏入驻知产力平台。中知律师事务所创立于2014年，是一家以知识产权、复杂商业交易和高端民商事争议解决为核心业务的法律服务机构，长期秉承“知识产权创造商业价值”的宗旨，将知识产权专业化建设放在首位，通过不断研究本所律师承办过的经典案例积极总结办案实践经验，提升专业服务水准，努力形成以办精品案件为核心竞争力和鲜明特色的高质量法律服务体系。路虽远行则将至，事虽难做则必成。相关案例研究文章中如有不妥之处，欢迎各位读者留言批评指正。

一、案件基本事实

原告：兰某

被告：盘古氏国际大酒店有限责任公司

案件事实及审理经过：

2006年8月14日，本案原告兰某取得涉案商标

的所有权，商标为图形文字组合形式，国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）核发编号为3730951，核定服务项目第35类：广告设计、广告策划、饭店管理、商业评估、推销（替他人）等，注册有效期至2016年8月13日。该注册商标经核准有效期续展至2026年8月13日。

同年2月21日，商标局核发第3730953号商标，注册人为原告兰某，商标为文字形式，核定服务项目第43类：住所（旅馆、供膳寄宿处）、咖啡馆、饭店、假日野营服务（住宿）、酒吧、茶馆等，注册有效期至2016年2月20日。该注册商标经核准有效期续展至2026年2月20日。

盘古氏公司成立于2008年11月27日，经营范围包括住宿、餐饮服务、销售食品等。盘古氏公司经营的位于北京市朝阳区北四环中路的北京盘古七星酒店大楼顶部有“盘古”二字，大楼中上部的巨大户外LED广告屏中显示“盘古户外媒体”、“盘古LED招商”、“盘古莲花厅”、“盘古七星公馆”字样。盘古氏公司的宣传册中介绍“盘古大观由一栋超5A级写字楼、三栋国际公寓、一座盘古七星酒店、一条长四百余米的龙廊以及位于盘古七星公馆顶部、全球唯一的12座空中四合院，共5种建筑形态构成……”“盘古七星酒店位于盘古大观建筑巨龙之龙尾，酒店气势磅礴，可以俯览北京奥林匹克公园及鸟巢国家体育场和水立方游泳中心等多个奥运场馆……”“盘古宴会厅-面积738平方米，可容纳400人。室内设计以金色为主调……”“盘古莲花厅-面积888平方米，可容纳500人，挑高15米，为北京之最……”。根据盘古氏公司提供的照片等证据材料显示，该酒店曾获得“最佳顶级奢华酒店”、“中国饭店金马奖”、“国际饭店业优秀品牌奖”、“十大著名品牌酒店”等奖项。2015年7月10日、11日，兰某的委托代理人到盘古氏公司经营的涉案盘古七星酒店进行消费，支出餐费、房费共计12428.2元。

盘古氏公司在第35类、第43类等服务类别上注册有第7175837号、第7175828号、第12192808号、第12192840号注册商标，在第35类广告、饭店商业管理、特许经营的商业管理、替他人推销等服务类别上注册有第12192800号商标和第8028862号商标，在第35类会计服务上注册有第7175838号商标。上述商标均处于有效期内。

2014年12月9日，商标局作出《关于第3730953号“盘古”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》，对盘古氏公司以第3730953号“盘古”注册商标无正当理由连续三年不使用为由申请撤销该商标的请求，认定兰某提供的商标使用证据有效，决定驳回撤销申请，不予撤销。盘古氏公司未在法定期限内向商标评审委员会申请复审。兰某提供了其在商标撤销程序中关于商标使用的证据，包括相关物业公司、居委会、被授权使用者出具的证明材料，证明兰某授权的盘古餐馆于2010年1月11日在长沙市开业，现经营状况良好。

法院另查明，盘古大观由一座写字楼、三栋国际公寓、一座盘古七星酒店以及长四百余米的龙廊组成，整体呈现龙形外观。其中，龙头位置建筑最高，是A座写字楼所在位置，写字楼的龙头下部设有LED大屏。兰某提交的照片显示龙头处有“盘古”汉字标识。盘古氏公司的宣传册显示“盘古七星酒店位于建筑巨龙之龙尾”。兰某提交的路牌指示显示盘古写字楼和盘古七星酒店指示不同的方向。盘古氏公司的宣传册、《私家地理》2015年4月号显示北京盘古七星酒店位于北京市朝阳区北四环中路27号。盘古氏公司的营业执照复印件显示住所地为北京市朝阳区北四环中路27号B座。北京盘古氏投资有限公司营业执照复印件显示该公司注册地址为北京市朝阳区北四环中路27号A座写字楼37层。兰某、盘古氏公司提交的照片及盘古氏公司宣传册照片均表明龙尾单体建筑未显示有大型户外LED屏。显示“盘古莲花台”、“盘古宴会厅”、“盘古下午茶”等广告屏的照片均未显示是在龙尾单体建筑。北京盘古传奇国际文化有限公司的营业执照复印件显示，该公司成立于2003年4月16日，住所地北京市朝阳区北四环中路27号A座写字楼3711室。2008年12月5日，北京市市政管理委员会文件京政管（广告规划）字B类（2008）第001号《查阅户外广告设置规划告知书》显示，北京圣华星悦文化发展有限责任公司在盘古大观A座设置三面电子显示屏，A座与C1座间设置一面电子显示屏，上述四面为户外广告设施，在C1-3座设置的显示屏不能发布广告。盘古氏公司的宣传册中对“盘古莲花厅”的说明是提供会议或宴会的场所。显示屏显示“盘古LED招商”的同时显示“59781777”字样；显示屏显示“盘古户外媒体”的同时显示“诚挚招商59781777”字样。显示屏显示“盘古七星酒店”的同时显示“预定热线59067777”字样；盘古氏公司宣传册封底显示“电话： 861059067777”；《私家地理》介绍“北京盘古七星酒店”的电话为“5906****”。

裁判观点：根据《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第五十七条第（一）项、第（二）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，构成侵犯注册商标专用权。本案中，两审法院均认定，盘古氏公司存在在同一种商品上使用与兰某注册商标相同和近似的商标的行为。该行为没有征得兰某许可，也未支付相关许可费，侵害了兰某依法享有的注册商标专用权，应承担停止侵害的法律责任。

二、案件争议的焦点法律问题

1、商标“反向混淆”的认定

商标法上的混淆指的是相关公众对商品来源产生混淆误认的判断，既包括传统的正向混淆，即在后商标与在先商标之间来源或者关联性的混淆，也包括反向混淆，即在先商标与在后商标之间来源或者关联性的混淆，换言之，商标在后使用人对商标的使用使得消费者误以为在先商标权人的商品源自商标在后使用人。本案中，盘古氏公司方面称，公司依法拥有“盘古七星”等商标注册专用权，公司及盘古七星酒店在酒店餐饮服务项目及行业具有极高知名度和影响力，消费者在了解和知悉盘古七星酒店并进行消费时，不会造成混淆或者误认。但实际上，“盘古七星”的高知名度恰恰是认定商标存在“反向混淆”情形的要件之一。根据在案证据，法院认为：第一，兰某注册的第3730953号商标核准时间为2006年2月，远早于盘古氏公司注册成立和其自认的自2008年奥运会时开始使用盘古商标的时间，权利形成时间在先。并且，根据兰某提供的商标使用相关证据和商标局《关于第3730953号“盘古”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》，该商标处于实际使用状态，兰某不存在恶意抢注的可能。第二，根据盘古氏公司提供的涉案盘古七星酒店相关荣誉证书和该酒店在北京的特殊地理位置及经营实力，其知名度和影响力已远高于兰某主张权利的第3730953号注册商标和其授权经营的位于湖南长沙的盘古餐馆。第三，在上述巨大差距已客观形成的背景下，兰某在自己的服务上使用自己合法注册的盘古商标时，导致群众会认为“盘古”来源于北京盘古七星酒店，而原告则有“山寨”嫌疑。这时，在后的高知名度“盘古”商标将吞噬在先不知名的“盘古”商标的声誉，使兰某与其注册商标“盘古”的联系被割裂，导致兰某无法自主地使用其商标。这与我国实行的商标注册制和保护在先性权利立法精神背道而驰。司法实践中，在后使用者的知名度并不影响侵权构成的判定，前后商标一旦在相同或近似服务类别上使用出现“混淆”可能性，后者即使知名度再高也存在侵权可能性。当然，在后使用者如果使用的是经核准注册的商标，根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条之规定，应当告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。

2、商标案件侵权行为表现及范围合理划定问题

商标侵权案件中被控侵权行为往往表现形式多样，被侵害的具体商标权及侵权行为的呈现形式各不相同，尤其一些商标的使用横跨多领域、场合，此时商标标识本身的近似程度和市场知名度并不是认定侵权行为是否成立的决定性因素，需要根据具体案情认真加以辨别。首先要明确被控侵权行为的范围，即被控侵权行为的具体表现和实施者，根据权责一致的原则判定责任人。同时，如果该使用行为不在相同或近似商品和服务上，亦未因此而导致市场混淆的后果，该种使用行为可能不在商标法所禁止的范围之内。法院认为，盘古氏公司在其经营的酒店大楼顶部镶有“盘古”二字构成商标性使用，但是该行为并非被告所实施，因此并不侵犯兰某商标专用权；户外LED广告屏中使用“盘古户外媒体”、“盘古LED招商”也并非将“盘古”标识使用在第3730953号商标核定使用的“饭店”等服务上。首先，兰某提交的对于酒店大楼镶“盘古”二字的图片证据，并非盘古氏公司注册地和其经营的盘古七星酒店所在龙尾建筑楼顶，而是盘古氏投资公司所在地的写字楼A座龙头楼顶，在未有其他证据证明楼顶的“盘古”二字系盘古氏公司所为的情形下，不应当认定盘古氏公司存在侵权。其次，法院将对“盘古”二字的侵权更为精准地限定在兰某注册商标的经营服务范围之内，指出根据已有证据户外LED屏幕显示“盘古户外媒体”、“盘古LED招商”等字系北京圣华星悦文化发展有限责任公司安装的户外广告设施，并无证据证明其与盘古氏公司直接关联，最为重要的是北京圣华星悦文化发展有限责任公司的广告服务与兰某的“盘古”商标授权服务范围不相重合，因此不能认定为将“盘古”标识使用在第3730953号商标核定使用的“饭店”等服务上。

三、本案的理论与实践意义

反向混淆的概念起源于美国，19世纪80年代美国即通过一系列案件正式确立了商标反向混淆的概念，目前美国在商标反向混淆领域的研究已经十分深入，但对于是否应将商标反向混淆独立的引入立法，对商标反向混淆问题的认定形成一个固定标准，美国商标法领域也持有多种观点。支持派认为反向混淆相较于传统正向混淆其侵权方式、侵权目的、损害后果都有所不同，且基于类案数目的增加，司法实践中救济模式的单一，立法需求更加强烈；部分反对立法的学者则认为，商标侵权本身无“正向”“反向”之分，现有法律已经将商标反向混淆纳入处理范围内，重复立法是对立法资源的浪费，不需要对商标反向混淆行为进行专门的法律规制。我国在商标法立法领域也存在相似的争议观点，在尚未形成统一立法前，对反向混淆案件的处理仍需要参考同类案例。在支持立法的角度上，商标反向混淆与正向混淆的区别十分明显，传统的混淆侵权模式为在后使用商标“搭便车”使用名气较大的注册在先的商标，其侵权目的在于通过窃取在先商标的名誉光环，提高近似或同领域产品销量，获得高额利润；但反向混淆的侵权模式是“大鱼吃小鱼”在后侵权人利用自身优势地位，通过加大宣传、突出使用等方式，提高商标的知名度的同时使他人商标与侵权人产生强联系，割裂真正的商标权人与商标间的联系，其损害有时并不是商标权人的经济利益，而是商标权人的商标自主使用权及商标独立性，扼杀了商标未来发展的可能性。[1]

近年来随着国内社会经济文化生活的快速发展，民商事领域的商标侵权问题也不断增多，在以往传统的商标“正向混淆”案件之外，商标“反向混淆”的案例也不断增多，其中百事可乐“蓝色风暴”案、New Balance与“新百伦”商标纠纷案、小米公司“米家”商标纠纷案均具有一定代表性。通过研究案例发现当前司法实践中，法院对于商标反向混淆的侵权构成及侵权责任的承担多持积极态度，现有的认定标准包括以下几点（1）被控侵权人使用标识的行为构成商标使用；（2）前后商标存在文字或图像的近似性；（3）在后注册的商标权人影响力或知名度高于在先注册的商标权人；（4）在先注册的商标权人的商标处于实际使用阶段；（5）前后使用人在相同或近似领域使用涉案商标；（6）消费者具有混淆的可能性及混淆程度；（6）商标权独立性遭到实际破坏，未来发展受限。实践中也有部分法院多沿用正向混淆的判定标准，即是否是该商标的权利人，是否属于商标性使用，对商品或服务的类别近似度进行判定，对商标是否近似进行判定，对权利人的商标显著性和知名度确定层级区分，对混淆可能性进行判定。本案沿用了此种认定标准，虽然没有体现反相混淆案件的特殊性，但需要强调的是，无论适用何种认定标准，反向混淆案件中司法机关对于我国实行商标注册制、优先保护在先注册并实际使用的商标权利人合法权益的立场是明确的，并没有因为在后使用者的资本实力或社会影响力、广告投入等而将其置于前述权利人之上，任由其吞噬前述权利人的专有权利范围。

（本案系中知律师事务所主任彭新桥任职法院系统时承办的一起涉“反向混淆”商标侵权案件，中国社会科学院大学法学院硕士研究生彭馨宇参与了案例编辑整理工作。）

注释

[1] 任选业、王渊：商标反向混淆司法判定标准的借鉴与完善，哈尔滨学院学报，2022年第9期。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

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