专利审查回复技巧（专利审查过程中实用性审查意见答复）

在专利申请过程中，授予专利权的发明专利、实用新型专利应当具有新颖性、创造性和实用性，即就是说：专利申请能否被授予专利权，实用性是其必要条件之一而且，实用性的审查通常都是在对发明专利申请、实用新型专利申请的新颖性和创造性审查之前，若在出现不具有实用性的情形下，那么对于所申请的技术方案是否具有新颖性、创造性就不再是关键了，因此，在撰写专利申请文件过程判断是否具有实用性以及专利审查过程中的实用性审查意见答复成为企业IPR，专利代理师、专利工程师所必然要考虑的问题，下面我们就来说一说关于专利审查回复技巧?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!

专利审查回复技巧

在专利申请过程中，授予专利权的发明专利、实用新型专利应当具有新颖性、创造性和实用性，即就是说：专利申请能否被授予专利权，实用性是其必要条件之一。而且，实用性的审查通常都是在对发明专利申请、实用新型专利申请的新颖性和创造性审查之前，若在出现不具有实用性的情形下，那么对于所申请的技术方案是否具有新颖性、创造性就不再是关键了，因此，在撰写专利申请文件过程判断是否具有实用性以及专利审查过程中的实用性审查意见答复成为企业IPR，专利代理师、专利工程师所必然要考虑的问题。

根据专利法第二十二条第四款的规定，实用性是指该发明创造（实用新型专利、发明专利）能够制造或者使用，并且能够产生积极的技术效果。所谓积极的技术效果是指在申请日之前，所属技术领域的技术人员能够预料所对应的技术方案所带来的经济、技术和社会效果，且这些技术效果是积极的和有益的。当然，对于判定技术效果我们应当考虑所申请的技术方案能够带来的技术效果，能够解决的技术问题，而不能片面以该技术方案还存在缺陷而认定为不具有实用性：参见专利审查指南关于“积极技术效果”的规定。

即就是：我们在对专利局审查员所发出不具有实用性的审查意见或者拿到一份技术交底书后，感觉其不存在实用性时，我们应当依顺序从两个方面着手分析该技术方案是否具有实用性：一、判定是否能够在产业上实现生产制造、使用，即就是重复再现，如若不能，则不具备实用性，若能，则不一定具有实用性，应当进入第二方面判断；二、能够产生积极的效果，罗列出技术方案所针对的技术问题，能够带来哪些技术效果。

为了能够让读者更加清楚明了地了解专利局审查员所发出的不具有实用性的审查意见答复方式与方法，笔者下面将以亲身完成的实际案例进行分析。

案例：一种心电图专用推车

审查员在审查过程中，发出不具有实用性的审查意见，具体内容是：医院通常设置有专门的心电图检测室，心电图设置固定的地方，方便电力供应，并且方便设备管理，并不需要经常移动心电图，并且认为经常拆卸连接心电图设备，容易造成设备损坏，缩短使用寿命，进而认为该技术方案脱离了社会需要，不具有实用性。很显然，审查员给出的意见是：该技术方案已经脱离了社会需要，难以带来积极的技术效果，故而认为不具有实用性。可是审查员在审查过程中犯了极大的错误，那就是将实用性审查的基本要点调整偏了，背离了专利法、专利审查指南关于实用性的定义内容，同时也对能够产生积极的技术效果理解出现了偏差。鉴于该缺陷分析之后，笔者按照以下步骤，逐一向审查员解释和说明该专利技术方案是否具有实用性。

首先，完成对实用性定义的界定，明确实用性具体要求，同时比对审查员的观点，继而做出以下内容撰写：

（1）定义：实用性是指发明或者实用新型应当是本领域技术人员能够制造或者使用，并且能够产生积极效果的技术方案。

（2）定义解读：也就是说：实用性应当满足以下两个方面：①能够在产业上实现生产制造、使用，即就是重复再现；②能够产生积极的效果。

（3）审查员观点再现：审查员给予指出不具有实用性的是以本发明创造未能产生积极的效果这一情景来参考所下发的审查意见。

其次，确定能够产生积极的效果的解释以及判断标准。

（1）规定：专利审查指南第二部分第五章规定，能够产生积极效果是指发明或实用新型专利申请在提出申请之日，其产生经济、技术和社会的效果是所述技术领域的技术人员可以预料到的，这些效果应当是积极的和有益的。

（2）给出结论：而对于积极的效果判断，应当是综合技术方案来考虑，而不应当是方案存在缺陷而进行判断的方式。给出实例（从其他文章或者案例中引入）：例如：笔者引入了（来源于法案法务，张汉婷等发表的“关于实用性中“能够产生积极效果”的 讨论分析”一文）所讨论的具有积极效果的同时还存在缺陷的专利申请，即就是案例1的内容阐述。

（3）针对审查意见，总结我们判断实用性的标准与基准：在对能够产生积极的效果的判断过程中，应当综合考虑技术方案是否能够产生积极效果，而不能因为该方案具有缺陷就直接认定该方案无积极效果。

再者，回到本案中，详细分析案件的具体情况，具体分为如下步骤：

（1）明确审查员观点：审查员认为的是医院“通常”设置有专门的心电图检测室，心电图具有固定的地方放置，以方便电力供应；并不需要经常移动心电图，并且认为经常拆卸连接心电图的设备，容易造成设备损坏，缩短使用寿命，进而认为该技术方案脱离了社会需要，不具有实用性。

（2）指出审查员理解的错误点：在该情形下，审查员忽略了心电图机在移动过程中会存在诸多缺陷，例如导致设备损坏，缩短使用寿命等等，而对于设置可移动的推车来说，其并不是为了防止设备损坏、延长使用寿命，进而认为不具有实用性，其明显未基于本发明创造的整体技术方案进行综合考虑。

（3）给出本发明创造所面临的技术难题：而本发明创造在使用心电图机过程中，虽然会移动心电图，但是其并不必然会造成心电图损坏，同时，本发明创造所需要解决的技术问题是：杂乱无序摆放器件，无法归类放置；急需使用固定在心电图室，使用不方便等等。

由此可见，本发明创造针对的就是现有技术中的心电图机在使用过程中，由于急需时候使用不方便，例如无法移动等缺陷，而对于移动过程会带来设备损坏、使用寿命缩短等属于存在的缺陷，也就是在该技术方案中还有未解决的技术问题，而对于能否移动，能否实现分类放置，能否方便急需使用时候的移动等，才属于本发明创造判断实用性的基准点；而对于不能移动、无法实现分类放置，则说明本发明创造不具有积极效果，而不具有实用性；相反，本发明创造并未存在此种情形，实现了分类存放、便于急需时候的移动和使用，因此是具有积极的效果的。

（4）给出证据证明，促进审查员进一步理解：对于心电图能否被移动来看，申请人为了让审查员老师能够充分了解心电图机相关信息与情况，提高审查员对心电图机方便的常识积累，现就心电图机相关信息进行检索，以供审查员参考：

（4.1）百度检索：“心电图”：将检索到的结果经截屏放入审查意见中，以证明现有市场上存在可移动的心电图设备，继而证明心电图需要移动的技术方案是可行的，是存在的，也是当下社会所需求的。给出结论：从目前市场上存在的心电图机整体结构来看，其被移动是完全可行的。

（4.2）专利数据库检索类似案例：例如笔者向审查员提供授权公告日在2017年9月8日的201621170518.0带有减震功能的心电图推车，详细阐述：该申请具有可移动、能够分类等积极的技术效果（与本申请一致），已经获得授权；基于审查标准相对一致的判定来说，在能够实现同样移动心电图的推车上，需要审查员参考斟酌。

再例如：笔者进一步给出：授权公告日在2018年9月28日的201721228197.x的心电图机导联线束缚固定装置（与本发明创造的申请日相同，能够说明本领域技术人员在本发明创造申请日之时，本领域技术人员认为心电图机是有必要进行移动的，也是能够移动的，并不是审查员老师所说的移动将会造成损坏设备等而脱离社会需要），在其中界定了是将“医务推车”侧部固定用于固定导联线束缚的装置，而在该方案的说明书介绍中，也明确提到了推车移动心电图机，基于审查标准相对一致的判定来说，也需要审查员参考斟酌。

（4.3）总结，审查员的观点出现了误区，且指出误区。

最后，总结，给出观点和结论。本发明创造中综合考虑来看，其目的是为了解决：从心电图存放室移动到病房时的不方便性，设备摆放不规整性以及有序性较差，使用不方便等缺陷；而本发明创造恰恰：实现了设备的分类摆放，能够将心电图机推往病房使用，提高了使用的便利性。可见，本发明的创造是产生了积极的效果的。

而对于审查员指出的上述缺陷，其关乎的是心电图机能否被移动，或者说是在现实社会有无必要移动的问题，而该问题经过上述例举论证，对于心电图机在日常医务工作中，在满足某些病患需求时，是需要进行移动的，而且是必需进行移动处理。

在某些特殊病患治疗检测上都需要进行移动心电图等医疗设备来实现诊疗。而对于移动过程中，会产生设备损坏、缩短使用寿命，其是在推车移动过程中应当尽量要避免的技术缺陷，存在该技术缺陷，并不等于技术方案就不会带来技术效果。同时，也并不是设置了心电图室，就不需要移动心电图等设备到患者病床周围进行检测处理；所以，在日常医疗事务中是需要将心电图机推向患者病床位置，方便对患者进行检测的。而且本发明创造的推车是能够在工业上进行重复生产与制造、使用的。

因此，本技术方案具有能够生产和制造或使用，并且能够产生积极的效果，是符合专利法第二十二条第四款所规定的实用性。

一份专利申请，首先应当考虑所申请的技术方案是否具备实用性

绿色底是具体用语阐述方式列举

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