商标侵权判定中的迷雾与破解 这起商标侵权之争落锤

发现他人生产并销售涉嫌侵犯自己注册商标专用权的产品后，向法院起诉维权，两审法院作出截然相反的判决。提出监督申请后，经检察机关抗诉，再审法院改判，合法商标得到保护。申请人称检察机关的举动挽救了公司。该案也成为2020年度检察机关保护知识产权典型案例中唯一一件知识产权民事监督案件。

从发现别家公司生产并销售涉嫌侵犯自己注册商标专用权的产品到向法院提起诉讼维权，从一审胜诉到二审判决撤销一审判决，再到申请再审被驳回，北京市安实创业科技发展有限公司（以下简称安实公司）像坐了一趟过山车。2019年7月16日，该公司因不服北京知识产权法院作出的二审判决向北京市检察院第四分院申请监督。市检四分院经审查后认为另一公司确实应当承担侵权责任，提请北京市检察院抗诉。北京市检察院认为二审判决认定的基本事实缺乏证据证明，适用法律确有错误，向北京市高级法院提出抗诉。2020年8月25日，经北京市高级法院裁定指令，北京知识产权法院开庭再审该案，判决撤销二审判决，维持一审判决。

“没想到”“太感谢”这六个字，是安实公司在检察机关提出抗诉并获改判后反复提到的，既感谢检察机关依法抗诉，也感谢再审法院维护权利公司的合法权益并依法改判。监督申请人更是用“挽救”二字来形容这份来之不易的结果对一个民营企业的发展何其重要。

发现“李鬼”后

果断维权

2016年6月1日，安实公司发现天津市某项目施工过程中，使用了一种名为“天然安石粉涂料”的产品。该产品由北京正鸿泰达建材有限公司（以下简称正鸿泰达公司）所生产。

记者了解到，经国家知识产权局核准，安实公司享有四个商标的注册商标专用权，且该四个商标的文字部分均为“安石”，核定使用在2类、19类非金属建筑物涂料、涂层（建筑材料）、非金属耐火建筑物涂料等商品上。据该公司法定代表人介绍，1993年9月13日，专利局向天然石粉内饰面浆料及其制备方法的发明人安苏颁发发明专利证书。1997年8月21日，安实公司取得涉案商标的专用权。1999年8月18日，安苏授权安实公司独家生产销售其专利产品。安实公司一直生产销售“安石”牌天然石粉涂料20年，作为一家民营企业，还承接着各类国家级重点工程项目，在行业中处于领先地位。

随着“安石”系列产品的知名度和市场份额越来越大，市场上出现多种侵犯商标权的产品，该企业还为此专门成立了维权部门，监控线上线下渠道，积极维权。因此，在发现正鸿泰达公司生产销售的“天然安石粉涂料”产品后，安实公司于2016年7月7日以正鸿泰达公司侵害其商标权为由，向北京市石景山区法院提起了诉讼。

两级法院作出

截然相反的判决

2016年12月23日，石景山区法院作出判决，认为正鸿泰达公司提交的商品通用名称的证据，不足以代表整个行业标准或不同类别商品的根本区别，正鸿泰达公司使用“安石”文字的方式，属于商标性使用行为，容易导致相关消费者对其生产商品的来源或者对双方之间是否存在关联关系产生误认和混淆，且正鸿泰达公司在主观上具有明显的攀附他人商标商誉的意图，侵害了安实公司对四个涉案商标享有的专用权，应当承担停止侵权、赔偿损失的法律责任，判处正鸿泰达公司停止侵害并赔偿经济损失及合理支出共计723920元。

然而，就在安实公司以为自己的维权之路取得阶段性成果之时，二审判决却出现反转。

原来，正鸿泰达公司不服一审判决，向北京知识产权法院提出上诉。审判过程中，法院认定：无论是正鸿泰达公司还是安实公司，均将“天然安石粉”作为一种建筑材料的产品名称加以使用。正鸿泰达公司对“天然安石粉涂料”的使用仅是为了表明商品的名称，并非用于识别商品的来源，该行为属于对“安石”的正当使用，而不属于商标性使用，安实公司无权禁止正鸿泰达公司的该正当使用行为。2018年7月20日，二审判决撤销一审判决，并驳回安实公司的全部诉讼请求。

判决结果出现大反转，安实公司当然不服，于是向北京市高级法院申请再审。2019年6月12日，法院作出再审裁定，驳回安实公司的再审申请。

是正当使用

还是有意侵权

办案检察官接待监督申请人。

“这些年，我们一直在做这个品牌的系列产品，这个案子的结果一出，网上已经开始出现各种厂家仿冒我们的产品。我们的产品价格肯定和假冒产品的价格没法比，整个公司可能就经营不下去了。”安实公司的法定代表人告诉记者，因为不服二审判决，他想“再试试”，便向北京市检察院第四分院申请监督。

案件被受理后，轮案分配到了市检四分院知识产权检察办案组，该办案组由该院副检察长常国锋担任主办检察官。

随后，检察机关依法调取了法院卷宗，并与申请人安排第一次谈话。谈话当天，安实公司法定代表人与代理律师来到检察院，详细介绍了“安石”牌天然石粉涂料的发展历史。同时，检察官向申请人核实了相关情况，并指出企业自己也存在不规范使用的情况。“我其实不抱什么希望了，你们刚才说得很专业很有耐心，我都明白了，不管最后是什么结果，我都能理解，谢谢你们。”

北京市检察院第四分院第三检察部召开检察官联席会集体讨论本案。

然而，检察机关就该案召开检察官联席会时，观点却出现了明显的分歧。集体讨论时，办案检察官综合全案证据和申请人谈话的情况，将案件争议焦点归纳为三点——“天然安石粉”或“安石粉”是否构成该类商品的通用名称？正鸿泰达公司将“天然安石粉”作为产品名称，是否构成商标性使用？这种使用方式是否侵犯了安实公司的注册商标专用权？参会人员围绕案件的争议焦点，积极发表意见。

“我觉得‘天然安石粉’或‘安石粉’就是通用名称，从网络搜索结果中就能看出都叫安石粉。”一位检察人员率先发言。

“商标是否构成通用名称，不能凭感觉，也不是谁说了算。它分为依据法律规定或者国家标准、行业标准的通用名称以及约定俗成的通用名称，有明确的认定依据及标准。”紧接着，第二位发言人就进行了反驳。

“正鸿泰达公司将‘天然安石粉’作为产品名称，不是商标性使用，还在产品外包装上标明了公司名称、地址、电话等信息，不会造成混淆。”有检察人员认为正鸿泰达公司属于正当使用行为。

办案检察官则认为“判断是否构成商标性使用，不能仅看使用方式，而是要看是否发挥了识别商品来源的作用”。经集体讨论，办案检察官的初步意见为提请抗诉，但仍然有几个关键问题需要进一步调查核实。

调查核实不放过

每个细节

提请抗诉并不是一个草率的决定。办案组集中力量，就案件的关键问题依法行使调查核实权，历时一个月，终于进一步明确了商标正当使用的法律适用、通用名称的认定标准等问题。

据了解，正鸿泰达公司提交的证据为名为2008年版的《华北标BJ系列图集》和《天津市建筑标准设计图集（2012版）》的材料，里面将“天然安石粉”作为一种产品名称详细描述了其性能特点、适用范围、工程实例，列明了“天然安石粉墙面”的用料做法、工程用途。但是，从法院卷宗中可以看出，在2012年出版的《华北标BJ系列图集》中，原“内墙——天然安石粉墙面”已变更为“内墙——石粉墙面”这种表述。经办案组向相关行业协会了解情况，上述两图集并不是行业标准，只能算是局部地区的工程做法介绍。

同时，正鸿泰达公司还提交证据称，包括“天然安石粉”“天然安石粉涂料”的网络搜索结果未明确指向单一特定来源。但是，办案组在办案期间在搜索平台输入“天然安石粉”“天然安石粉涂料”，搜索结果虽然会出现很多词条，但逐一点击搜索结果，除了与正鸿泰达公司关联的词条显示“天然安石粉”“天然安石粉涂料”外，其他搜索结果内的详细介绍均为“天然石粉”。“正鸿泰达公司提交的网络搜索结果未经公证，此类搜索本身具有很强的时效性，任何网络用户均可随时上传相关词条。而且‘安石’并不是汉语的固定词汇，是一个臆造词。所以综合全案证据，不能认定‘安石’已成为天然石粉涂料商品的通用名称。”办案检察官解释道。

明确了通用名称的问题，接下来就是商标性使用了。“是否构成商标性使用除了看使用形式，还要看使用目的。要通过对被诉侵权产品包装上使用标识的状况，分别从客观上是否起到指明商品来源的作用、主观意图是否是用来标识产品来源、使用效果是否足以对注册商标的功能产生实际性影响三方面，综合考虑是否构成商标性使用，进而认定被告是否侵犯商标专用权。”办案检察官介绍道。

但是，主观意图怎么查明？

办案组在讨论案件时，突然想起来一个细节——

在与安实公司谈话的过程中，委托代理人曾提到过，正鸿泰达公司也申请注册了和“安石”商标近似的商标。于是，办案组决定依法行使调查核实权，请国家知识产权局协助调查正鸿泰达公司申请注册商标的情况，发现了两个问题：一是正鸿泰达公司曾申请过“天然安石粉”商标，被原国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）驳回，申请“天然安石”商标、“ZH-DTC”商标，被商标局核准注册；二是两家公司的工厂厂址居然相距不足5公里。

“从正鸿泰达公司曾申请注册‘天然安石粉’商标和‘天然安石’商标，可见其有将‘天然安石粉’作为商标使用进而识别商品来源的主观意图。两家公司均生产天然石粉涂料，且距离较近，加之‘安石’商标的知名度，正鸿泰达公司理应知晓涉案商标，并采取了合理避让的措施。但是，正鸿泰达公司在涂层（建筑材料）商品上有自己的商标却不使用，结合‘安石’商标的知名度与显著性，在其产品包装上使用‘天然安石粉涂料’这种表述，主观上具有识别商品来源的意图，客观上可能导致公众对产品来源或双方当事人存在关联关系产生混淆和误认。”办案检察官说，该使用行为构成商标性使用而非描述性使用。

抗诉改判

使合法商标得到保护

办案组夜以继日地在堆积如山的案件证据中，将安实公司提交的319份合同分类整理，列出表格，可以看出从1999年至今，“安石”作为安实公司自主生产制造的石粉涂料的品牌，经过长期宣传、使用在建筑市场上享有较高知名度与美誉度，销售总额达404469524.5元人民币。其产品先后在多项奥运工程、国家机关及大型商业建筑中使用，且已被列入环境标志产品政府采购清单。安实公司在签订上述工程合同及申请相关机构认证时，有时将“安石”牌天然石粉简称为“天然安石粉”。所以“安石”商标以及“天然安石粉”经过使用，已经与安实公司建立起了一一对应的关系，从而起到识别商品来源的作用。

“尤其是，这种将涉案商标用以指代具有相同或类似成分、效果的天然石粉涂料的使用行为，还会使涉案商标原本较高的显著性逐步削弱并面临通用化的风险，这是对注册商标专用权更严重的损害。”办案检察官说，正鸿泰达公司应当依法承担相应的侵权责任。

北京市检察院指令第四分院派员出席再审法庭。

2019年12月19日，市检四分院提请北京市检察院抗诉。北京市检察院认为二审判决认定的基本事实缺乏证据证明，适用法律确有错误，于2020年3月13日向北京市高级法院提出抗诉。2020年8月25日，北京市检察院指令市检四分院派员出席再审法庭。

2021年2月7日，北京知识产权法院作出再审判决，认为正鸿泰达公司将“天然安石粉涂料”作为其产品名称，考虑到双方当事人厂址较近，该行为必将导致消费者对产品来源或双方当事人存在关联关系产生混淆和误认；正鸿泰达公司提供的证据不能证明“安石粉”“天然安石粉”已成为通用名称；正鸿泰达公司构成侵权，二审法院适用法律错误，判决撤销二审判决，维持一审判决。

2021年2月18日，安实公司的委托代理人再次登门，向市检四分院送来书有“公正司法、情系企业”的锦旗，对该院依法提请抗诉、保护企业的合法商标权益表示感谢。当天，检察机关还就企业知识产权保护等问题与公司委托代理人开展了座谈，并提供了建议与帮助。

常国锋告诉记者，我国商标法的价值取向是保护商标专用权，促进生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产经营者的利益，促进社会主义市场经济健康稳定发展。本案通过抗诉对二审判决予以纠正，既保护了合法注册商标权，也有利于民营企业产权保护和法治化营商环境的建立。法院最后改判，也体现了在促进裁判尺度统一、维护当事人合法权益方面，检法两部门目标一致。“检察机关依法开展民事知识产权监督工作，加强精准监督，为加强知识产权司法保护、服务经济社会高质量发展贡献检察力量！”（检察日报 简洁 段晓雁）

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