举例说明侵权行为构成要件（正当使用不侵权抗辩的构成要件）

来源：广东省高级人民法院 李艳

转自：人民司法

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【裁判要旨】

权利人注册商标中含有本商品通用名称与被告系正当使用，是以正当使用本商品通用名称进行不侵权抗辩得以成立的两项要件。国家标准的规定可作为认定法定通用名称的直接依据；消费者认知、媒体报道、相关政府文件、权利人自己的主观认识及使用方式等可作为认定约定俗成通用名称的考量因素。不超出介绍、描述商品类别的必要限度，亦不能导致权利人商标合法利益侵害的，其使用行为才可称之为正当使用。

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案号

一审：(2018)粤51民初21号

二审：(2019)粤民终1861号

【案情】

原告：佳宝公司。

被告：鲜仙乐公司。

佳宝公司的九制陈皮产品系创始人杨应林于1985年研制的化果皮类凉果，属于广东省潮汕地区的特色食品。1990年10月，中央电视台的神州风采栏目播出专题片《“陈皮大王”杨应林》，报道了杨应林办厂及其研制九制陈皮产品的相关事实。

佳宝公司于2012年1月28日经核准取得第8965529号“九制”文字商标的注册，核定使用商品为第29类，包括果皮、陈皮梅等。该商标的申请日为2010年12月17日。

2017年4月28日、2018年1月25日，佳宝公司两次经公证购买被诉侵权的鲜仙乐九制陈皮。鲜仙乐公司确认该产品由其生产。

百度百科的九制陈皮词条称：九制陈皮是潮汕地区的传统名吃之一，属于凉果食品，全称广式九制陈皮，有别于苏州的苏式陈皮。九制陈皮……因工艺繁杂严谨，故称之九制……制造商为佳宝公司。

鲜仙乐公司于2000年4月30日成立，其经营范围包括蜜饯生产、销售等。其于2007年9月3日申请注册鲜仙乐图案与文字组合商标，2010年3月7日该商标获得授权公告。

被诉侵权产品包装正反面上半部的白色长方框中均标注九制陈皮文字，呈纵向排列，字体较大，颜色为黑色，比较醒目。被诉侵权产品包装上使用了上述鲜仙乐图文组合商标。

佳宝公司诉至广东省潮州市中级人民法院，请求判令鲜仙乐公司停止侵犯其商标权及不正当竞争行为，赔偿经济损失及合理维权费用共计20万元等。

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【审判】

潮州中院经审理认为：鲜仙乐公司生产的被诉侵权产品与佳宝公司的九制陈皮产品系同一种商品。鲜仙乐公司在其使用的被诉侵权产品包装袋上标注九制陈皮字样作为产品名称并突出使用，足以使相关公众误认为该商品来源于佳宝公司或者与该公司存在特定的联系，构成对佳宝公司“九制”注册商标专用权的侵害。鲜仙乐公司关于“九制”是行业通用名称的辩解意见缺乏依据，法院不予采纳。

潮州中院依照商标法第三条第一款，第五十七条第（二）项，第六十三条第一款、第三款，反不正当竞争法第二条第一款等规定，判决：一、鲜仙乐公司立即停止侵害佳宝公司第8965529号“九制”注册商标专用权及不正当竞争行为，立即停止在其产品上使用“九制”文字标识；二、鲜仙乐公司于判决生效之日起10日内赔偿佳宝公司经济损失及维权合理费用合计6万元；三、驳回佳宝公司的其他诉讼请求。

鲜仙乐公司不服一审判决，向广东省高级人民法院提起上诉。

广东高院经审理认为：我国商标法所规定的正当使用包含以下两方面：其一，注册商标包含本商品的通用名称等描述性含义；其二，他人的使用行为具有正当性。

关于九制陈皮是否为商品通用名称的问题。鲜仙乐公司向二审法院提交的证据，可证明以下事实：1.九制陈皮早在2006年已被国家标准规定为某类商品的通用名称。在质量技术监督局与国家标准化管理委员会2006年9月18日发布的《蜜饯通则》中，九制陈皮与话梅、杨梅干、芒果干等一道并列为话化类产品。2.在当地政府机构、新闻媒体以及相关公众的普遍认知中，九制陈皮已成为某类商品的通用名称。（1）在潮汕市文化广电旅游体育局等政府机关公布的几批非物质文化遗产名录中，“潮州九制话梅制作技艺”“潮州九制陈皮制作技艺”“潮安九制陈皮制作技艺”等均曾入选。（2）新闻媒体的报道或者专访中大量出现“广式九制陈皮”与“苏式九制陈皮”的提法，佳宝公司自己在无效程序中所提交的新闻报道更是直接称“佳宝的九制陈皮是从九制陈皮中走出的大哥”，均是把九制陈皮作为通过特殊工艺腌制的陈皮产品的通用名称。（3）百度百科虽然称九制陈皮的生产商为佳宝公司，但是其亦指出九制陈皮是广东潮汕地区的传统名吃之一，属于凉果类食品，全称广式九制陈皮。而“有道youdao”关于九制陈皮词条的双语例句之一为“苏式蜜饯现有1620多个品种，以金丝蜜枣、奶油话梅、金丝金桔、白糖杨梅、九制陈皮最为著名”。网络搜索或者翻译工具关于九制陈皮词汇的解读，从一定程度上反映了相关公众对于其系商品通用名称的认知。而在佳宝公司获得的多项荣誉之中，颁发机构均是将九制陈皮作为商品名称，再与佳宝公司的“佳宝”商标组合共同指称佳宝公司的产品。这些全国性荣誉证书的内容进一步说明，九制陈皮作为该类商品的通用名称，已得到相关公众的普遍认可。3.佳宝公司在大量场合将九制陈皮作为商品通用名称而非商标进行使用。佳宝公司在一审庭审中关于其有自己的商标，“九制”是作为商品名称使用的陈述反映了佳宝公司在商业经营中对于九制陈皮的定位。早在1987年，佳宝公司就在第9类商品果脯、蜜饯上注册了“佳宝”文字商标。佳宝公司在接受媒体采访时往往是用“佳宝九制陈皮”称呼其产品。佳宝公司是前述国家标准《蜜饯通则》的起草单位之一，其对于九制陈皮作为该类商品的通用名称被纳入国家标准是完全知情的。佳宝公司九制陈皮的研创者及前负责人杨应林先生撰写的论文《九制陈皮关键在于“九制”》《腌制在九制陈皮制作中的应用》亦可佐证佳宝公司是在商品名称的意义上使用九制陈皮。4.虽然佳宝公司对于九制陈皮的研制有突出贡献，但是根据已查明的事实，九制陈皮并非其所始创。苏式九制陈皮的存在，使得消费者更不容易将九制陈皮与特定的生产商划等号。综上，九制陈皮不仅是经过多道繁杂工艺腌制而成的陈皮类产品的法定通用名称，也成为全国范围内相关公众约定俗成的该类商品的通用名称。

关于鲜仙乐公司是否属于正当使用的问题。九制陈皮作为本类商品的通用名称，其不得为任何人所垄断，否则其他生产者就不能清楚描述自己的商品，无法正常地参与市场竞争。但是，其他生产者对于九制陈皮的使用应当以正当为限。鲜仙乐公司的使用没有超出正当的界限，理由在于：1.鲜仙乐公司是描述性使用九制陈皮，其不是通过九制陈皮来指示商品来源。鲜仙乐公司在其商品包装左上方的显著位置完整标注了自己注册的“鲜仙乐”图文商标，并且特地附加了®的标识。商标下方还加印了非常醒目的“鲜仙乐”的文字和拼音。而诉争的“九制陈皮”位于包装袋的右上方，其上并无注册商标的标识®。2.被诉侵权产品包装上的“九制陈皮”与佳宝公司注册的“九制”商标所使用的字体明显不同，鲜仙乐公司并没有表现出明显的模仿攀附故意。3.九制作为一种制造工艺，在诸多商品上被使用，相关公众不会轻易通过“九制陈皮”识别商品来源。何况佳宝公司在“九制”商标注册之后，仍保持着将“佳宝”与“九制陈皮”并用的传统。在此市场现状之下，消费者更不会将两者的产品混淆误认。

综合考虑上述因素，虽然“九制”已被佳宝公司注册为商标，但是九制陈皮本身是经过复杂工艺腌制而成的陈皮类商品的通用名称。即便佳宝公司对九制陈皮的研发有着突出的贡献，其亦不能垄断该词语的使用。鲜仙乐公司在商品通用名称的含义上使用“九制陈皮”字样，并且同时规范使用自己的“鲜仙乐”注册商标，不会造成消费者对商品来源的混淆误认。鲜仙乐公司的使用没有超出正当、合理的限度，故不宜认定其构成商标侵权。

广东高院依照商标法第五十九条、反不正当竞争法第六条及第十七条、民事诉讼法第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决：一、撤销原审判决第三判项；二、变更原审判决第一判项为：鲜仙乐公司立即停止对佳宝公司的不正当竞争行为，即立即停止使用与佳宝公司“佳宝”牌九制陈皮包装、装潢相近似的包装、装潢；三、变更原审判决第二判项为：鲜仙乐公司自本判决生效之日起10日内赔偿佳宝公司经济损失及维权费用合计4万元；四、驳回佳宝公司其他诉讼请求。

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【评析】

正当使用抗辩包括指示性正当使用、叙述性正当使用等不同抗辩类型。叙述性正当使用指的是他人善意、合理使用权利人商标中所包含的描述性词汇以描述其商品的特性；而指示性正当使用指的是他人为说明自己商品的特定信息而使用权利人的商标标识。指示性正当使用抗辩目前还未纳入法律规范；而对于叙述性正当使用抗辩，我国2013年修订的商标法第五十九条第一款、第二款中已对此作出规定。根据商标法的规定，注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量以及其他特点，或者含有的地名的，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。可见，以正当使用本商品通用名称进行不侵权抗辩，属于叙述性正当使用抗辩的一种情形，法律适用的依据明确。关于该项不侵权抗辩的要点问题，笔者结合本案裁判作如下探析：

一、相关基础理论

（一）被告使用的对象

部分观点认为，在该抗辩中被告使用的对象不是商标，而仅是与权利人商标相同或者近似的符号；但也有部分观点认为，该抗辩中被告是对权利人商标在第一含义的维度上进行使用。上述两种观点分歧的根源在于对商标的定义不同。在前者的语境里，商标不同于符号，在叙述性含义上使用的符号不能称之为商标；而在后者的语境里，商标与符号密不可分，在第一含义与第二含义上使用的符号都可称之为商标。在商标法上，仅具有第一含义的词汇不得注册为商标，即便获得注册，也应被宣告无效。根据本商品通用名称与商标这种互不相容的关系来推断，将被告使用的对象解释为与权利人商标相同或近似的符号更合乎逻辑。

虽然在以本商品通用名称所进行的正当使用抗辩中，被告使用的对象不是严格意义上的商标，但是，该类案件的裁判中，法院并不以被告行为不构成商标性使用为由直接否认被告侵权，而是先判断被告行为是否符合商标法所规定的侵权构成要件，再审查其该项抗辩理由是否成立。该裁判思路源自正当使用作为抗辩权的法律定位。

（二）正当使用抗辩制度的合理性

早在上世纪40年代，美国的兰哈姆法就出现了类似于正当使用抗辩的制度。TRIPS协议也规定了叙述性使用的例外。正当使用本商品通用名称不视为侵犯商标权，是为了合理平衡商标权人、其他经营者、消费者三者之间的利益，形成公平竞争的市场秩序。

首先，正当使用本商品通用名称不会造成商品来源混淆，也不会造成商标权人的商誉贬损。本商品通用名称属于公共资源，不应被任何个人垄断使用，否则，商标权人会通过独占本商品通用名称的方式获得不当的竞争优势。其次，其他经营者使用本商品通用名称是为了清楚地描述自己的商品信息，便捷地与消费者进行有效的沟通交流。如果其他经营者被迫寻找其他描述商品的替代方案，即便是可行的，也将付出额外的替换成本。再次，商品通用名称是本类商品的共同名称，其不具有商标所要求的显著性，无法指向具体的商品提供者。允许其他经营者正当使用，并不会增加消费者购买商品的搜索成本。

二、关于抗辩适用的前提条件

注册商标中含有本商品通用名称，是该项不侵权抗辩制度适用的前提条件。判断案件是否具备该适用前提的过程中，可能涉及如下法律问题：

（一）商品通用名称的外延

商品通用名称可以是商品的全称，也可以是商品的简称、缩写或者俗称。根据最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第10条的规定，商品通用名称又可分为法定的与约定俗成的两类。不管是法定的还是约定俗成的商品通用名称，均要强调是本商品的通用名称。脱离特定的商品类别讨论商品通用名称是毫无意义的，此类别商品上的通用名称完全可能成为彼类别商品上具有显著性的商标。

（二）商品通用名称的判断标准

关于约定俗成的商品通用名称。对于约定俗成的商品通用名称，其判断标准就是相关公众的普遍认知。此处的相关公众，应延续商标法的一贯界定，指与商标所述标识的某类商品有关的消费者，以及与前述商品营销有密切关系的其他经营者。因其他经营者与商标权利人存在竞争关系，存在将任何商标均解读为本商品通用名称的利益驱动，而消费者的认知相对中立，故通常应以消费者的认知为主导。但凡事不可绝对化，譬如对消费市场在国外的商品，则主要考虑国内其他经营者的认知。

关于法定的商品通用名称。对于法定的商品通用名称，其直接的判断标准是法律、国家标准、行业标准的规定。但该直接标准是否就是终极的判断标准？在商标法领域，商品类别与商业标识的相同、近似，均是以相关公众的认知作为判断依据。对于争议标识是否系本商品的通用名称，同理亦应如此，否则有违商标法关于认知标准的逻辑体系。但是，通常情况下，区分直接标准与终极标准并无意义。法律、国家标准、行业标准将某个标识规定为商品名称，实质是对相关公众已将其视为商品名称这一既定事实的确认，两项标准的结果是一致的。并且，对于法律关于商品名称的规定，法院并不能在民事侵权案件中直接做出与之相左的认定；当事人若认为其违背相关公众的普遍认知，也只能另寻他径进行救济。但是，假设因制定者的疏忽，使得国家标准、行业标准的规定脱离相关公众的普遍认知，当事人是否可以通过提交相反证据推翻有关规定？对此尚存争议。根据标准化法的有关规定，标准的类型多样，制定主体与发布流程亦各异，国家标准与行业标准在制定时考虑的主要是技术问题，故将其对于商品名称的规定视为允许当事人反证推翻的法律推定事实的主张也并非毫无道理。

（三）商品通用名称的判断路径与考量因素

当事人主张构成法定通用名称的，通过查明相关法律或者标准规定的内容即可作出判断；而对于主张构成约定俗成通用名称的，如何查明相关公众的普遍认知作出判断则尤为不易。部分学者主张借鉴欧美国家的做法，通过进行消费者调查的方式查明该事实。[①]但是，我国的消费者调查机制尚不成熟，能否通过科学的调查方法形成有公信力的调查结果？并且，启动覆盖全国的消费者调查需要耗费不短的时间和不菲的金钱，在赔偿预期不理想的情况之下，当事人又是否有动力开展此项调查？鉴于各种现实原因，该方式目前适用不多。法院通常是通过对诸多因素进行综合考量，才能对相关公众的普遍认知作出准确把握。

为证明争议标识构成商品通用名称，被告通常会提交专业工具书、辞典、专业教科书、网络百科的词条、行业协会与政府机构发布的文件或出具的证明材料、新闻媒体的报道等作为证据。对于专业工具书与词典的记载，相关司法解释已明确其可以作为认定通用名称的参考因素。至于其他几类证据，不可简单地一概予以否认，而应结合相关内容的形成程序、时间以及社会认可度，相关内容提供者的公信力、诚信记录以及与案件当事人有无利害关系，相关内容与其他在案证据的印证情况等，来衡量其是否可以作为认定商品通用名称的考量因素。例如本案中，二审法院参考了有“电子百科全书”之称的百度百科的词条内容，但对曾因大量制造虚假词条被责令退市的“互动百科”词条内容则未予采纳。

此外，法院还可能考虑以下几方面因素：其一，商品提供者是否唯一。如果诉争标识的商品有多家生产者提供，则该标识存在已演化为通用名称的可能性。但这只能作为参考因素之一，如果过于强调该因素的作用，就可能出现因侵权行为泛滥成灾形成所谓的相对稳定的市场之后，商标权人反而不能获得法律保护的不合理局面。有学者称这种“相对稳定的市场”是侵权的后果，法院需要通过制止侵权正本清源，倘若反倒据之认定权利人商标为通用名称，有本末倒置、是非颠倒之嫌。[②]其二，商标权人的主观认知、使用方式以及维权情况。商标权人对于自身商标的错误认识、不当使用以及怠于通过维权肃清市场，可能导致商标演化为通用名称，故反过来其也可以成为判断诉争标识是否演化为通用名称的辅助因素。

三、关于抗辩成立的关键所在

即便注册商标中含有本商品通用名称，权利人仍有权在一定范围内行使禁用权。其他人若在区分商品来源的维度上使用注册商标中所包含的本商品通用名称，仍然要依法给予否定性评价。相比于通用名称这一前提条件，被告的不侵权抗辩能否成立，是否正当使用才是关键所在。因为认定被告不构成侵权的根源，不是权利人商标包含本商品通用名称，而是其行为不具有法律上的可非难性。

（一）正当使用的内涵

此处所谓的正当使用，是指被告善意、合理地使用本商品的通用名称。其包括三方面内涵：一是被告的主观心态必须是出于善意，不能存有攀附他人商标、掠夺他人商誉的故意。主观上是否善意，并非一律通过直接探究被告真实的内心世界得知，还可以通过被告外化的客观行为予以推断。二是被告的使用行为必须是合理的，不能超出介绍、描述商品类别的必要限度。商品通用名称的使用如果是正确的，其必然是发挥介绍、描述商品类别的作用。一旦超过该限度，越界到商标使用，就不得再称之为正当使用。三是未给权利人商标造成损害后果，例如普通商标的来源混淆、关联关系混淆或者驰名商标的淡化等不良后果。

（二）判断正当使用时需重点关注的三方面情况

第一，被告自身商标的使用情况。该情况包括但不限于：被诉侵权商品上是否还有其他可视为商标的标识；被告是否规范使用了自身的商标；被告自身商标的大小、位置是否合理以及是否因诉争标识过于突出以至于相关公众以一般注意力难以觉察到被诉侵权商品上还存在被告自身的商标；被告是否用合适的方式对自身的商标与诉争标识作了区分，以避免消费者误将诉争标识也视为被诉侵权商品的商标等。

第二，被告使用诉争标识的情况。即便是普通的纯文字商标，识别商标也不仅仅只考虑文字所传达的含义，还包括与含义无涉的文字外观，例如字体字号、排列方式、位置布局、文字颜色与搭配等。但相关公众在区分此商品名称与彼商品名称时，考虑的基本仅为文字所传达的含义。被告若是出于清楚叙述商品类别之目的，善意、合理使用权利人注册商标中包含的本商品通用名称，则被诉侵权标识中不仅不会含有为权利人商标所包含但与叙述被告商品类别无关的信息，也不会含有未被权利人商标所包含但可使得诉争标识与权利人商标相似程度更高且与叙述被告商品类别无关的信息。

第三，被告行为所引发的后果。在特殊情形下，即便被告完全依照前述所列方式合理使用权利人商标中含有的本商品通用名称，还是无法避免相关公众混淆商品来源的后果。因此，将后果作为一项独立的因素，从确保理论周延的角度来说，是具有必要性的。至于被告行为是否造成了权利人商标商誉被损害的后果，则需查明是否已经发生或可能发生商品来源混淆、关联关系混淆或者驰名商标淡化的情况。若已经认定被告使用的是通用名称，在认定混淆可能性或淡化可能性时应注意与商标侵权判定的不同。此时需排除由标识相同或者相似推定存在混淆或者淡化可能性的裁判路径，否则就会再次将判定的前提由使用本商标通用名称转化为使用商标，从而陷入逻辑混乱之中。

（案例刊登于《人民司法》2020年第17期）

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[①]金海军：“商标与通用名称问题的消费者调查方法——实证与比较”，载《暨南学报（哲学社会科学版）》2013年第10期。

[②]冯晓青：“商标通用名称化及相关侵权问题研究——以‘金丝肉松饼’商标侵权纠纷为考察对象”，载《政法论从》2015年第3期。

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